加拿大專利法實施細則修正案（簡稱「修正案」）將於2022年10月3日生效。

加拿大為實施《加拿大-美國-墨西哥協議》（CUSMA）中有關專利期限調整（PTA）的條款而引入了該修正案。該修正案還落實了加拿大需履行的《專利合作條約》（PCT）中關於WIPO序列表新標準ST.26。

目次

· 修正案的主要內容

· 生效日期和過渡條款

一、權利要求超項費（ECF）

二、繼續審查請求（RCE）

三、附條件授權通知（CNOA）

四、進入加拿大國家階段的譯文

五、PCT序列表標準 （WIPO ST.26）

修正案的主要內容

修正案的主要內容包括：

1. 如權利要求超過 20 項，收取權利要求超項費（ECF）。
2. 加拿大知識產權局（CIPO）首先在申請人提交審查請求（RE）時評估權利要求數，然後在申請人繳納授權費用時再次評估權利要求數。具體而言，在提交審查請求時，申請人必須為超過 20 項的每一項權利要求繳納超項費。在繳納授權費（FF)時，申請人必須為在提交審查請求時未繳納的但在提交審查請求和繳納授權費之間提交的超過 20 項的每一項權利要求繳納超項費；
3. 繼續審查請求（RCE），申請人在收到第三次審查意見後需請求繼續審查並繳納RCE費用。在提交 RCE後，申請人在審查再次終止之前最多可以再收到兩份審查意見。申請人此時需要提交再一次的 RCE繼續審查，依此類推；
4. 附條件授權通知（CNOA），以糾正審查員在CNOA中指出的微小缺陷；
5. 以RCE代替現有的撤銷授權通知且繼續審查的程序；
6. 進入加拿大國家階段後，PCT翻譯要求及修改；以及
7. PCT序列表標準（WIPO ST. 26）。

生效日期和過渡條款

關於新的PCT序列表標準（WIPO ST. 26）的條款適用於申請日為2022年7月1日或之後的加拿大專利申請。該修正案的其他條款將於2022年10月3日生效。特別指出，ECF和RCE條款不適用於在2022年10月3日之前已向CIPO提交RE的專利申請。然而，即使申請人在2022年10月3日之前已提交RE，對於已獲準的專利申請，如果申請人在2022年10月3日或之後通過RCE撤銷授權通知（NOA），仍會觸發RCE。

由於2022年10月3日是星期一，因此使用現行的專利法實施細則要求審查或撤銷授權通知且繼續審查的實際時限為2022年9月30日。

在本文中，我們針對該修正案的上述主要內容提出建議。

一、權利要求超項費（ECF）

現行規定：

無ECF。申請人於時限前提交RE並繳納RE的官費（時限：申請日為2019年10月30日或之後的申請，自申請日起4年；申請日為2019年10月30日之前的申請，自申請日起5年）。

新規定：

CIPO首先在申請人提交RE時評估權利要求數，然後在申請人繳納FF時再次評估權利要求數。具體而言，在提交RE時，申請人必須為超過20項的每一項權利要求繳納超項費。在繳納FF時，申請人必須為在提交RE時未繳納的、在提交RE和繳納FF之間提交的超過20項的每一項權利要求繳納超項費。

目前CIPO對超過 20 項的每一項權利要求收取100加幣（如申請人為小實體，該項費用為50加幣）的ECF。然而，一項權利要求中的並列方案（例如馬庫什（Markush）權利要求或多重附屬權利要求）仍為一項權利要求，不產生ECF。

為了進一步說明，我們舉例以下兩種情況：

例1

例2

我們的建議：

1. 對還未提交RE的申請，申請人可考慮在2022年9月30日之前提交RE。
2. 申請人可考慮在2022年9月30日之前提交新的專利申請（包括分案申請）或進入加拿大國家階段、並在提交上述申請的同時提交RE。
3. 若需在2022年10月3日或之後提交RE，申請人可考慮在提交RE之前或在提交RE時提交主動修改以減少附加權利要求數。因CIPO在計算ECF時將包括並列方案的權利要求（如多重附屬權利要求）視為一項權利要求，可以考慮主動修改引入多重附屬權利要求。

二、繼續審查請求（RCE）

現行規定：

無RCE。CIPO對出具授權通知書或最終駁回前的審查意見的數量無限制。

新規定：

在申請人提交RE後，CIPO最多出具三次審查意見。如在收到第三次審查意見後希望繼續審查，申請人需提交RCE並繳納816加元（如申請人為小實體，該項費用為408加幣）。之後，申請人可在審查再次終止之前最多收到兩份審查意見。申請人此時需提交再一次的 RCE繼續審查，依此類推。

我們的建議：

1. 對還未提交RE的申請，申請人可考慮在2022年9月30日之前提交RE。
2. 申請人可考慮在2022年9月30日之前提交新的專利申請（包括分案申請）或進入加拿大國家階段、並在提交上述申請的同時提交RE。
3. 由於RCE適用於任何在收到授權通知後提交的RCE（即使申請人於2022年10月3日前提交RE），申請人可考慮在2022年9月30日之前根據現行規定撤銷授權通知並繼續審查。該選擇的官費（407.18加幣）比RCE（如申請人為標準實體：816加幣；如申請人為小實體：408加幣）要低，且在第二次審查意見後不會強制觸發RCE。
4. 對於2022年10月3日或之後提交的RE：

1. 申請人可考慮在加拿大推遲RE直至在外國（尤其是在美國專利與商標局（USPTO）或歐洲專利局（EPO））的同族專利申請獲得授權。該選擇將允許申請人在RE前針對潛在的駁回（特別是基於現有技術的駁回）對申請進行修改，以儘量減少審查意見的數量。雖然由於在加拿大推遲RE將延遲申請的授權，為彌補該延遲，申請人可考慮使用專利審查高速路（PPH）加快審查；以及
2. 在答覆審查意見前，儘可能地與審查員電話溝通。

三、附條件授權通知（CNOA）

現行規定：

無CNOA。審查員有時會主動發起電話會議並要求申請人提交主動修改以改正申請中的微小缺陷。

新規定：

CIPO可出具CNOA通知申請人該申請已符合授權條件但仍存在微小缺陷。申請人需改正CNOA中指出的微小缺陷並繳納FF以獲得授權。CIPO目前草擬可包括在CNOA中的微小缺陷。

我們的建議：

1. 申請人在收到CNOA或NOA後可對申請進行的修改將非常有限。在答覆CNOA或繳納FF時，申請人不能修改申請，除非該修改針對CNOA中提及的微小缺陷或該申請中的明顯錯誤。如需對申請文件進行任何其它修改，申請人需提交RCE。因此，申請人應審閱申請文件並考慮在收到CNOA或NOA前提交主動修改（尤其是當審查意見中僅提及形式缺陷時，因為在該情況下，如申請人克服形式缺陷，CIPO將很有可能出具CNOA或NOA）。

四、進入加拿大國家階段的譯文

現行規定：

為進入加拿大國家階段，如果PCT申請文件不是完全用英文或法文撰寫的，申請人必須提供PCT申請的英文或法文翻譯件（序列表除外）。

新規定：

PCT申請進入加拿大國家階段的翻譯要求與現行規定大致相同。然而，

1. 除非添加的翻譯是現有技術，申請中未翻譯的內容不能用來支持修改或分案申請、或解讀專利申請尋求的或專利獲得的保護範圍；
2. 序列表中的自由說明和附圖中的文本內容如不是英文或法文，必須要翻譯成英文或法文；
3. 在進入加拿大國家階段時如提交的譯文有誤，可通過提交下述文件改正：

1. 修改後的譯文；
2. 要求用修改後的譯文取代原譯文；以及
3. 聲明「原譯文包含錯誤，更正後的譯文是準確的譯文，儘管申請人謹慎翻譯，但原譯文中的錯誤還是發生了」。

此外，翻譯中的錯誤對於熟悉雙語翻譯人員來說是顯而易見的。

申請人必須在收到CNOA或NOA之前對譯文中的錯誤進行改正。

最後，如果更正譯文是在專利申請的英文或法文公布後提交，申請文件將被視為在申請人提交更正譯文的當天以英文或法文公布。因此，更正譯文可從實質上改變申請的公布日。

我們的建議：

1. 申請人應提交PCT申請的完整譯文，包括序列表中的非英文或法文部分和附圖中的非英文或法文部分，以符合進入加拿大國家階段的要求。
2. 因為申請人需在收到CNOA或NOA之前對譯文中的錯誤進行改正，且更正譯文可從實質上改變申請的公布日，所以申請人應審查譯文以避免翻譯錯誤，並在發現錯誤時儘快進行更正。
3. 對以中文提交的PCT國際申請，由於加拿大代理人大多不懂中文，中國代理人應提供完整且無誤的PCT英文譯文，以便加拿大代理人提交國家階段申請。

五、PCT序列表標準 （WIPO ST.26）

2022年7月1日或之後的新規定：

對於在2022年7月1日或之後提交的加拿大專利申請，如申請中包括序列表，該序列表必須符合WIPO標準ST.26。因此，序列表必須是XML格式，而不是TXT或PDF格式。由於PCT國家階段申請的加拿大申請日是PCT國際申請日，新的序列表規定將僅影響PCT國際申請日在2022年7月1日或之後的加拿大國家階段申請。

修正案正式實施還有不到一個月，我們建議申請人儘快審閱已提交或待提交的加拿大專利申請，考慮是否要在9月30日前要求審查，提交加拿大申請/進入加拿大國家階段或要求撤銷授權通知。

參考文獻（上下滑動閱覽）

【1】加拿大專利法：https：//laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-4/FullText.html

【2】加拿大專利法實施細則：https：//laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-251/index.html

【3】加拿大專利法實施細則修正案：https：//www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-06-22/html/sor-dors120-eng.html

【4】加拿大知識產權局針對專利法實施細則修正案的常見問題解答：https：//www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr05095.html