專利報告研究和必要性審查:嚴謹及不太嚴謹的方法

知產力 發佈 2023-06-01T14:50:37.705189+00:00

#關於智慧財產權必須知道的那些事#為了滿足對於標準必要性信息不斷增長的需求,最近產生了大量實證研究(「專利態勢研究」)。然而,並不是所有的必要專利態勢研究都採用同樣嚴謹的必要性評估方法。


為了滿足對於標準必要性信息不斷增長的需求,最近產生了大量實證研究(「專利態勢研究」)。然而,並不是所有的必要專利態勢研究都採用同樣嚴謹的必要性評估方法。

原題 | Patent Landscaping Studies and Essentiality Checks: Rigorous (and Less Rigorous) Approaches

作者 | Haris Tsilikas 馬克斯普朗克創新與競爭研究所(慕尼黑)博士候選人、喬治梅森大學智慧財產權保護中心愛迪生研究員

​編輯 | 布魯斯

01 介紹

確定哪些專利對於特定標準是必要的(標準必要專利,簡稱SEPs),長期以來一直只是直接參與必要性評估的技術專家們所關注的問題。然而,最近必要性評估的話題已經引起了決策者、法院和媒體的關注。這並不奇怪,考慮到標準對於創新、競爭、消費者福利,商業成功和競爭力的重要性。特別是,參與必要專利許可的各方都非常關心有多少專利對於特定標準是必要的,以及每個專利權人擁有的必要的智慧財產權(IPR)的份額是多少。

為了滿足對於標準必要性信息不斷增長的需求,最近產生了大量實證研究(「專利態勢研究」)。這些研究分析了一些專利樣本,通常是作為潛在必要專利向標準開發組織(SDO)披露的,為特定標準(主要是無線電信標準,如4G和5G)描繪標準必要專利態勢。[1]

然而,並不是所有的必要專利態勢研究都採用同樣嚴謹的必要性評估方法。[2]有些研究遵循嚴謹的必要性評估協議,措辭精確,方法和目標透明,並且得出的結果可以被同行評審和復現。許多研究則沒有展現出如此嚴謹的態度。嚴謹(和不太嚴謹)的專利態勢研究可能會對(a)專利訴訟,(b)標準必要專利權利人和標準實施者的商業談判,(c)標準化和標準必要專利(SEPs)的監管,以及(d)媒體報導和因此對公眾關於標準化和技術領導力的看法產生重要影響。

02 ETSI智慧財產權政策下潛在標準必要專利的披露

在SDOs的智慧財產權政策中,SDOs對(潛在)標準必要專利的披露並沒有統一規定。原則上,SDO的聲明條款根據各自的目標、成員資格和相關行業慣例而有所不同。關於SDO聲明的一個基本點是,這些聲明取決於標準必要專利權人自我評估是否擁有可能是或可能成為必要的專利(即潛在的標準必要專利及專利申請)[3]。SDO不提供獨立的第三方必要性審查(這是專利池的常見做法)[4]。因此,精明的各方都很清楚,向SDO作出聲明僅代表標準必要專利權人在特定時間點對其專利(在某些SDO中還包括專利申請)潛在必要性的個體估計。

關於潛在標準必要專利的披露的另一個關鍵點是,它們與許可聲明義務相關聯,其根本目的在於向標準用戶保證,其將以公平、合理和非歧視(FRAND)的條件下獲得SEPs許可。利益相關者們意識到,對潛在標準必要專利的披露並不一定代表這些專利實際上是標準必要的。因此,可能標準必要專利聲明通常不意味著:

(a)完全準確和可靠地反映某一標準究竟有多少相關專利;

(b)在私人商業談判中作為涉及實際標準必要專利FRAND許可的可靠依據;

(c)在專利侵權爭議中為法庭和仲裁庭確定FRAND許可費提供關於實際標準必要專利的信息;

(d)作為關於實際標準必要專利的可靠信息來源,供學術研究使用;

(e)作為公共監管機構制定政策時關於實際標準必要專利的指導;以及

(f)作為新聞和廣大公眾的信息來源,以了解哪些公司和國家在標準制定方面或者實際標準必要專利方面占據領先地位。

此外,SDO(標準制定組織)參與者充分意識到,並非所有披露為潛在標準必要專利在實際上都是必要的:

首先,就專利申請的披露而言,實際授權的專利的保護範圍可能與原始專利申請所要求的範圍不同(更窄),[5]因此授權後的專利可能並不是必要的。[6]

其次,特定技術規範可能會隨著時間的推移,朝著與參與者在提交其聲明時所預見的技術路徑的不同方向發展。

第三,在每個標準的每個疊代中,實際上哪些專利是必要的可能會有所不同:對於在標準的早期版本中實現特定功能的專利權,如果後來的版本中不包括該技術功能,則該專利權可能會變得不必要。

上述內容在歐洲電信標準化協會(European Telecommunications Standards Institute,ETSI)的IPR政策中得到了很好的說明。ETSI在許多ICT技術領域的國際標準化中發揮著領導作用,[7]也是迄今在IPR政策制定方面起草最好和最平衡的SDO IPR政策的制定者,在IPR政策制定中有著領先地位。[8]出於這些原因,ETSI是更廣泛的生態系統中的IPR規則提供者,在實踐中,大多數可能的標準必要專利披露和許可聲明都在ETSI中進行提交並記錄在ETSI資料庫中。[9]

《ETSI智慧財產權政策》第4.1條規定了潛在標準必要專利的披露,其包括以下實質性要素:

(a)專利權人應披露「可能成為必要的」智慧財產權,即潛在標準必要專利。這應根據誠信原則進行評估且參考權利人的最佳評估;

(b)專利權人只有義務盡「合理的努力」確定必要的智慧財產權;

(c)這些披露應「及時」提交。

ETSI要求其成員使用《ETSI智慧財產權許可聲明》表格,該表格規定了智慧財產權披露的確切語言:

根據《ETSI智慧財產權政策》第4.1條款的規定,聲明人及/或其關聯企業現通知ETSI,聲明人及/或其關聯企業目前認為,所附的智慧財產權信息陳述附表中披露的智慧財產權至少對於所附智慧財產權信息陳述附表中確認的ETSI工作項目、標準和/或技術規範而言可能是或者可能成為必要的

[…]

如果所附智慧財產權信息陳述附表中披露的智慧財產權是或成為且持續為所附智慧財產權信息陳述附表中確認的ETSI工作項目、標準和/或技術規範所必要的,則聲明人和/或其關聯企業(1)準備以符合ETSI智慧財產權政策第6.1條的條款和條件就該智慧財產權作出不可撤銷的許可;且(2)將遵守ETSI智慧財產權政策第6.1(2)條的規定。(強調是後加的)

在ETSI的實踐中,技術和工作組會議開始時,會議主席會提醒與會者《ETSI智慧財產權政策》中規定的聲明和許可義務,並呼籲與會者披露其潛在標準必要專利。[10]在標準開發工作的初期階段,還鼓勵參與者提交「總括的」或一般性智慧財產權許可聲明(general IPR licensing declaration,GILD),其中包括寬泛的聲明:聲明人可能擁有必要的智慧財產權並準備按照公平、合理和非歧視(FRAND)的條款和條件授予許可。[11] 「總括的」聲明進一步向標準實施人提供了保證,即將以FRAND的條款和條件獲得潛在的標準必要專利許可。成員因此可以專注於其工作組的技術工作,不受智慧財產權問題的干擾。

03 專利態勢研究:確定必要性的嚴謹(和不太嚴謹)方法

關於必要性和潛在標準必要專利的聲明問題,最近已成為一些利益相關者、專利侵權和許可爭議的裁判機構(法院和仲裁庭)、監管機構(如歐盟委員會)以及廣大公眾和媒體的關注焦點。[12]這些關注已引發了一些由私人和監管機構委託的專利態勢研究,旨在「描繪出」各種具有商業重要性的標準(主要在通信領域)的標準必要專利。除非這些研究遵循嚴謹的必要性評估方法,否則其結果可能會產生誤導,不能準確反映實際情況。

a. 嚴謹的標準必要專利態勢研究-良好的行業實踐

確定專利是否必要是一項具有挑戰性的任務,需要大量的資源和時間,需要高素質、經驗豐富和專業的技術專家。實證研究和個別證據表明,足夠嚴謹的必要性評估非常昂貴(每個專利需要 5,000 到 10,000 美元)。[13]因此,對於一個相當大的 SEP 組合,這些成本可能會達數百萬美元。
在評估專利的必要性時,技術專家通常執行以下步驟:[14]

(i)將專利的權利要求的技術特徵與標準的相關部分進行比較。這項任務特別複雜,因為技術規範中的表述通常不會複製權利要求中的表述。因此,完成這一步需要解釋能力和特定技術領域的經驗和專業知識。此外,專家必須清楚了解構成標準的技術規範(例如5G與4G)以及所考慮的產品類型(例如智慧型手機與基站)。

(ii)儘管權利要求和技術規範的表述存在差異,評估權利要求是否涵蓋了技術規範中描述的技術特徵。

(iii)評估專利權利要求涵蓋的標準相關部分是否「相互契合地描述系統的某些共同方面或操作」。[15]

然後以詳細的權利要求對照表的形式將這些評估記錄在紙面上,該記錄為描繪或解釋缺乏一致性提供證據。為了起草足夠強有力、且能善意呈現於許可談判中的權利要求對照表,單個權利要求可能需要花費許多小時。[16]在許多依賴標準的行業的許可實踐中,交換權利要求對照表是慣例,歐洲法院認為權利要求對照表是一種通常可靠的確定必要性的方法。[17]

雖然私人的當事方在進行許可談判時通常會因此審查權利要求對照表,但將標準化技術引入其產品和服務的初創企業以及一些中小企業可能缺乏必要的經驗。

從更積極的角度來看,儘管態勢研究面臨著挑戰(主要是其持續時間、尋找熟練人才和成本),進行合理的嚴謹和可靠的態勢研究還是可能的。事實上,行業慣例表明,只要滿足以下條件,嚴謹的態勢研究就是可行的:

(a)透明的方法:研究應明確詳細地說明所採用的態勢研究方法。該方法應該是公開可訪問的。

(b)可復現的結果:可通過同行評審進行復現的態勢研究方法具有更高的可信度和可靠性。

(c)充分的記錄:由於態勢研究可能被作為法庭上的證據,因此其結果應從一開始就得到充分的文字記錄,最好是以可以審查和評估的權利要求對照表的方式。

(d)專業技能:從事態勢研究的專家應當具有在特定技術領域進行必要性評估的相關經驗,以及熟練掌握專利權利要求撰寫所使用的語言。

(e)時間:專家應當投入足夠的時間來評估必要性,這通常需要幾個小時的審查時間。每個專利只花費幾分鐘的時間顯然是不夠的。

(f)可信的方案:態勢研究應當遵循可信的必要性評估方案。這包括(i)準確地確定相關標準(例如4G、5G),以及(ii)詳細地說明實施例(例如智慧型手機、基站)。在這兩個方面失誤可能會從一開始就破壞研究的可信度。例如,如果一項研究聲稱審查5G標準必要專利,那麼該研究應當澄清它是否還包括以前疊代的無線標準(3G、4G)覆蓋的專利。

合理的專利態勢研究方法應該和有許可經驗的當事方遵循同等嚴謹的程度,儘管其規模較小(但仍然具有統計學意義)。Cooper等人在兩項關於4G和5G標準必要專利的態勢研究中採用了這種方法,其4G研究方法得到了法院的好評(請參見下文,第4.a節)。[18]這些研究從開始就清晰而精確地確定了相關標準(分別為4G專利和僅5G專利)和實施例(終端用戶設備,即行動電話)。隨機挑選了200項向ETSI披露的潛在標準必要專利,並對每個專利的必要性進行了深入評估,每個專利評估花費數小時。該工作的結果在詳細的權利要求對照表中得到了說明,並通過統計推斷,為相關標準必要專利整體提供有意義的信息,並具有相應的可信度和誤差範圍。

b. 不那麼嚴謹的方法

標準必要專利的態勢研究中對必要性的評估並不總是遵循嚴謹的方法:

(a)研究方法不透明:未能清晰地說明用於評估專利必要性的方法是缺乏嚴謹的標誌。當沒有充分公開和解釋所使用的方法時,就很難確定態勢研究的可信度和局限性。特別是,那些在簡單計算SDO披露信息外,很少或沒有進行必要性評估的專利態勢研究應明確指出其研究發現的嚴重局限性。這種專利統計工作即使對標準的實際貢獻和 SEPs 的所有權有分析,也不會是什麼深入的見解。它們實際上僅僅反映了公司的專利開發和披露政策,而不是創新能力和潛力。如果沒有必要的技術專業知識,就很容易忽略這一重要區別(見下文,第4.b節)。

(b)資金來源不透明:一些態勢研究的一個重要的局限性是不充分披露(或不披露)資金來源。由於專利態勢研究常常用於FRAND許可的商業談判中,因此通常會由商業實體委託進行此類研究。披露資金來源可確保問責並確保研究的合法性。

(c)研究範圍不精確:專利態勢研究如果沒有精確定義所選的專利樣本公開的標準和實施例,可能會導致誤導性的描述。例如,「5G」可能包括僅限於5G的技術規範,也可能包括早期的技術規範。同樣,研究可能針對智慧型手機,也可能針對所有消費產品以及網絡基礎設施。研究範圍不夠精確可能會誤導觀眾對研究結果的相關性的理解。

(d)投入時間、專業知識或記錄不充分:嚴謹的必要性評估既費時又昂貴。當專利態勢研究審查成千上萬個專利時,一些人可能選擇不投入必要的時間、資源和專業知識進行嚴謹的必要性評估。只花幾分鐘進行必要性審查顯然是不足以就必要性問題得出可信的結論(見下文第4.a節)。

(e)不可靠的自動評估:專利態勢研究的另一個相關而重要的方面是關於在必要性評估中使用機器學習和人工智慧的透明度。由於專利權利要求和技術規範表述進行對應具有難度,必要性評估需要強大的人類專業知識投入。在必要性評估中需要進行權利要求解釋,如果沒有人類專業知識的投入,僅僅依靠自動化過程無法可靠地完成這項任務。[19]

嚴謹和不夠嚴謹的專利態勢研究之間的區別乍一看似乎是技術上的細節,但它對標準必要專利的訴訟和許可有著明顯的影響。此外,由於一些專利態勢研究聲稱展示個別公司或國家的創新表現,它們在媒體上被廣泛引用,但通常不提及它們存在的嚴重局限性。

04 專利態勢研究的影響

專利態勢研究可能乍一看似乎過於技術化而無法引起廣泛的大眾關注。然而,標準必要專利態勢研究越來越多地:(a)被作為專利訴訟中的審判證據,法院在根據「自上而下」的方法確定FRAND許可費率時,依靠此類研究來確定某一技術標準相關的SEPs總數;(b)影響政策制定者、媒體和廣大公眾對技術領導地位的看法;(c)影響私人當事方之間的FRAND許可談判。

a. 訴訟

SEP態勢研究最近被用作專利訴訟的證據,並且已經決定性地影響了法官對何種許可費率是FRAND的裁決。具體而言,在TCL v. Ericsson和Unwired Planet v. Huawei兩起案件中,美國和英國的法院都遵循了「自上而下」的方法來確定SEP組合的FRAND許可費率。[20]雖然TCL v. Ericsson案件被聯邦巡迴法院推翻,[21]但不能排除未來美國法院可能以某種方式應用這種方法的可能性。事實上,在這兩個案件中,應當注意到的是,「自上而下」法不是這些法院採用的唯一方法,而是為法院對可比許可協議的分析提供補充和交叉檢查。由於這兩個法院審查了幾乎相同的事實背景和幾乎相同的標準必要專利態勢研究,這兩個案件為這些研究對訴訟和法院對FRAND費率裁決的影響提供了獨特說明。

具體而言,儘管這兩個案件都計算了同一個SEP組合(愛立信的)和同一標準(2G、3G和4G)的FRAND費率,但兩個法院對何種費率是FRAND的結論卻截然不同:Unwired Planet案中法院確定的FRAND費率遠高於TCL案中法院確定的費率。

可以認為,這種分歧在很大程度上歸因於這兩個法院在計算無線標準覆蓋的SEP總數時所採用的不同方法,在這些計算中的不同質量的投入,以及這兩個法院對被採信為證據的SEP態勢研究的分析和依賴方式的不同。

更準確地說,TCL案中,法院採用了混合方法來確定其認為是FRAND的專利許可費率。它將FRAND分成兩個不同的組成部分——FR(公平合理)和ND(非歧視),然後使用自上而下的方法來確定一個公平合理的許可費率,並通過分析FRAND可比許可協議來檢查這個費率是否也是非歧視的。在自上而下的專利許可費計算方法中,美國法院估計了(a)被特定標準覆蓋的SEPs的總數,(b)該標準下可能的FR專利許可費率總額,(c)此案中專利權人擁有的SEPs的數量,以及(d)該專利權人根據其所擁有的SEPs的相對份額有權獲得的專利許可費率。根據法院的說法,這種方法的主要優點是「防止專利許可費堆疊」和專利劫持(然而,法院沒有引用任何實際證據來證明,在這個案件中,或更普遍地在這個行業中,專利許可費堆疊和專利劫持是真正的問題)。[22]

一審法院依賴TCL做的一個標準必要專利態勢研究,以計算TCL產品所實施的三種無線標準——2G、3G和4G所覆蓋的SEPs總數。這一選擇並非顯而易見,因為法院明確承認了該研究的缺陷,並且該研究所計算出的專利許可費率被法院認為是不可靠而被拒絕。[23]具體而言,Concur IP和Ernst & Young India的必要專利態勢研究依賴於披露給ETSI並上傳到其在線資料庫的標準必要專利聲明信息。他們篩選出至少有一個有效專利(未過期)的並以英文發表的專利族,並將這些專利分為2G、3G和4G專利。[24]然後,由印度的一組新進工程師評估這些專利的必要性。專利的必要性評估的平均時間為每個20分鐘,在庭審中引發了有關這些工程師資質和獨立性的問題。[25]專利態勢研究的結果由兩名專家進行交叉檢查,其選擇一個隨機樣本並進行第二次必要性評估。至關重要的是,交叉檢查分析是基於對所評估專利的必要性的推定進行的:

在進行必要性分析時,Kakaes博士和Jayant博士將專利分為1到3級,其中1級表示他們沒有看到任何證據可以排除認定該權利要求是必要的(ETSI智慧財產權政策所規定的),2級表示在適當的權利要求解釋下,該權利要求不是必要的,3級表示在任何合理的權利要求解釋下,該權利要求都不是必要的。[26](強調是後加的)

由於這種評估並不旨在確定專利是否必要,而是尋找證據以確定預設為必要的專利是否真的不必要,因此評估結果系統性地偏向於高估標準必要專利的數量。

此外,TCL案一審法院通過依賴嚴謹程度明顯不同的必要性評估以適用自上而下法計算愛立信專利組合的FR許可費率,使情況進一步惡化。[27]具體而言,法院將TCL提出的用於確定2G、3G和4G的SEPs總數的、不太嚴謹的(其自己承認的)方法與愛立信對其專利進行評估的更嚴謹的方法賦予相同的價值(該方法源自更繁瑣的審查,並在詳細的權利要求對照表中呈現)。法院使用不太嚴謹的方法(針對SEPs的總數)和更嚴謹的方法(針對愛立信的SEPs)得出的計算結果作為輸入,其評估的前提是高估了SEPs總數和低估了特定專利權人持有的必要智慧財產權。

相反,英國Unwired Planet案判決闡明了在專利訴訟中,嚴謹和不嚴謹的必要性評估方法之間的主要區別。當事方給該案法院提交的態勢研究和方法與TCL v. Ericsson案件中的基本相似。然而,法院對這些研究進行了非常不同的評估,其結果與TCL案有顯著差異。

與TCL案一樣,Unwired Planet案的法院指出,其中一方(華為)提供的必要性評估方法不夠嚴謹:它涉及大量向ETSI聲明的專利,並且每個專利評估僅花費半小時。另一方(Unwired Planet)給出的研究涉及少量(但統計上顯著)的專利樣本(在華為和三星聲明的潛在標準必要專利中選取),並且對每個專利的分析耗時五到六個小時,其發現由詳細的權利要求對照表進行呈現,被告和法院可以審查。[28]此外,Unwired Planet案法院認識到,由於較不嚴謹的方法實際上只是「用於篩選非必要專利的粗略過濾器」,因此它傾向於系統地「錯誤地將專利放在被認為是必要的池中」,從而「高估必要專利的真實數量」。[29]

與TCL案相反,Unwired Planet案法院拒絕採用不嚴謹的方法,並依賴於嚴謹的Unwired Planet必要性研究來進行自上而下法的計算。[30]特別是,法院指出,Unwired Planet必要性研究提出了「更仔細的分析」,因此「可能更接近真實數字」。[31]因此,在幾乎相同的事實條件下,兩個法院對於涉及2G、3G和4G三種無線標準的必要專利組合的總數量得出了顯著不同的結論:

必要專利族總數

標準

TCL案法院

Unwired Planet案法院

2G

395

154

3G

1033

479

4G

1591

800

由於一個法院(TCL案法院)更多地依賴於不嚴謹的必要性評估,並且大大高估了必要專利的總數量(且更多地依賴於其自上而下的計算而非可比許可),即使兩案的事實背景幾乎相同,這兩個判決對於哪個費率是FRAND仍得出了顯著不同的結論。

b. 公眾認知和媒體報導

除了訴訟和司法確定FRAND專利費率外,對於媒體和公眾關於技術領導力的認知,必要專利態勢研究也具有獨特的影響。關於5G的(線上和線下)報導和評論中,經常出現的一個主題是,在5G開發方面,中國和亞洲公司正在取代歐洲和美國的利益相關者而獲得領導地位,而後者是前幾代無線標準發展的主角。[32]這些說法通常基於不夠嚴謹的標準必要專利態勢研究,這些研究只是簡單地統計提交給ETSI並上傳到在線ETSI資料庫的專利聲明而已。
這種不夠嚴謹的研究最多只顯示各公司的專利披露(和專利發展)政策的不同,而不是實際上的5G技術發展領導力。然而,這一點通常被讀者和專欄作家所忽略,他們缺乏必要的專業技術知識,不理解公司如何和為什麼向ETSI或其他SDO披露潛在的標準必要專利。因此,對這些不夠嚴謹的研究的新聞報導常常基於未充分理解這些研究所處的更大的背景和存在的限制。
如果這些不夠嚴謹的必要專利研究方法通過傳達對實際情況的扭曲看法而影響公共政策,這可能會更加令人遺憾。例如,在(錯誤地)認為歐洲在5G標準化方面的影響力正在下降的情況下,歐洲決策者可能會得出錯誤的結論和政策方案,這可能會實際上扭曲而不是促進國際標準化生態系統。只要我們牢記對必要性審查的嚴謹和不夠嚴謹的方法之間的重要區別,並理解後者的嚴重局限性,那麼這些政策制定錯誤是可以避免的。

c. 許可談判

最後,必要專利態勢研究可能會對FRAND許可商業雙邊談判產生(直接或間接的)影響。特別是,專利態勢研究可能會直接影響許可談判,因為談判各方會製作專利態勢研究報告並用於確定各自的專利組合實力。如上所述,對於標準所覆蓋多少標準必要專利以及各公司相對標準必要專利份額的不準確描述,都會對FRAND費率計算產生重大影響。依賴於嚴謹度顯著不同的必要性評估的各方,將不可避免對各自的專利組合實力和FRAND許可的適當條款和條件形成不同的觀點。這在最好的情況下會導致漫長的談判,在最壞的情況下則會導致多年且昂貴的訴訟。
此外,標準必要專利態勢研究可以通過塑造周邊的司法、監管和公眾認知框架,間接影響許可談判。許可談判發生在SEP侵權訴訟的陰影下。案例法可以直接塑造談判各方的行為,並影響他們各自談判地位的強度。例如,在歐盟,FRAND許可談判受到歐洲法院的Huawei v. ZTE判決的監管,在這個判決中,法院制定了詳細的談判框架。[33]因為標準必要專利態勢研究可以成為司法程序中的重要投入(見上文,第4.a節),而司法程序直接影響許可談判,因此專利態勢研究也可以間接影響談判。例如,上述審查的兩個案例(見,第4.a節)具體決定了特定SEP組合的哪些費率是FRAND。如上所示,這兩個判決對於同一組合的FRAND費率達成了非常不同的結論,這在很大程度上是因為它們依賴於嚴謹程度不一的專利態勢研究。
同樣地,專利態勢研究也可以通過影響監管程序和公眾看法而間接影響許可談判。關注現場情況的監管機構可能會自己委託進行必要專利態勢研究,或者依賴第三方已有的研究。他們從這些研究中獲得的信息,以及這些研究通過媒體報導所形成的公眾看法,可能會影響監管機構對標準必要專利、必要率、技術發展領導力和對標準的貢獻方面的看法。這些見解可能會反過來影響政策制定,並為標準必要專利許可談判和更廣泛的標準化制定設定監管框架。

05 結論

標準必要專利必要性評估的話題近來已吸引了意想不到的關注(超出了參與這些評估的技術專家和參與許可談判的各方的範圍):對於包括「熱門」標準(例如4G和5G)的標準必要專利數量在內的專利態勢研究,政策制定者、媒體和更廣泛的公眾表現出越來越大的興趣。對於許多人來說,這些數字被(錯誤地)解釋為技術和標準開發領導力的指標。

因此,嚴謹(和不太嚴謹)的專利態勢研究可能會對下列產生重要影響:(a)專利訴訟、(b)標準必要智慧財產權的所有者和標準實施者的商業談判、(c)標準化和SEP政策,以及(d)對標準化和技術領導力的媒體報導和公眾看法。

本文簡要概述了嚴謹的必要性評估方法的一些要素:(i)透明的方法、(ii)可復現的結果、(iii)充分的記錄、(iv)專業知識、(v)充分的時間,以及(vi)可信的方案。懇請注意,那些未能滿足這些要求,但聲稱能夠傳達標準開發的準確情況的研究,應以合理的懷疑態度對待。對標準必要性的誤導性描述會對涉及必要性評估和FRAND費率制定的專利訴訟和商業談判,以及更廣泛的標準化公共政策產生負面影響。

注釋

[1] 並非所有的SDOs都要求技術貢獻者披露可能必要的個體專利。對於一些SDOs來說,貢獻者只需提交一般的("總括的")披露就足夠了,即披露擁有必要智慧財產權的一般性聲明,而不指明具體權利。

[2] Axel Contreras, 「Why automated patent analysis can be wrong, even when it’s right」 (2021) 3 The Patent Lawyer 30-33.

[3] Rudi Bekkers, Christian Catalini, Arianna Martinelli, Cesare Righi, and Timothy Simcoe, 「Disclosure Rules and Declared Essential Patents」 (2019) NBER Working Paper 23627 6訪問於 2021年10月5日.

[4] 根據歐盟競爭法(TFEU第101條),專利池必須由必要專利的所有者組成,匯集互補(而非競爭)的技術,並且必須按照歐盟委員會在其《技術轉讓指南協議》中制定的框架進行運作("TTBER 指南")。參見,歐盟委員會:《歐盟委員會通告—關於技術轉讓協議適用<歐洲聯盟運作條約>第101條的指南》[TTBER指南] ,[2014] OJ C 89/3。

[5] Bekkers, et al., (n. 4) 19-20; Jorge L. Contreras, 「Essentiality and Standards-Essential Patents」 (2017) 16訪問於2021年10月5日.

[6] Claudia Tapia and Gabriele Mohsler, 「The current cost of transparency in IoT patent licensing」 (IAM, 8 April 2019) https://www.iam-media.com/frandseps/transparency-iot-licening 訪問於2021年10月5日.

[7] ETSI特別制定了第一個數字電信標準,即第二代'GSM'無線標準。隨後,ETSI成為第三代夥伴關係項目(3rd Generation Partnership Project,3GPP)的創始成員之一。該項目開發了極為重要和成功的3G和4G標準,目前正在開發突破性的5G標準。更多關於3GPP的標準開發,請見Justus Baron and Kirti Gupta, 「Unpacking 3GPP Standards」 (2018) 27 J. Econ. Manage. Strat. 433.

[8] European Telecommunications Standards Institute (ETSI), ETSI Intellectual Property Rights Policy, Annex 6 ETSI Directives (2019)訪問於2021年10月5日.

[9] 同上, 452; Justus Baron and Tim Pohlman, 「Mapping standards to patents using declarations of standard-essential patents」 (2018) 27 J. Econ. Manage. Strat. 504, 509.

[10] 同上,61

[11] 同上,59

[12] 參見,例如, European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on Setting Out the EU Approach to Standard Essential Patents [2017] COM(2017) 712 final.

[13] Jorge L. Contreras, 「Essentiality and Standards-Essential Patents」 (2017) 7-8 (and literature cited therein)訪問於2021年6月13日.

[14] Kelce Wilson, 「Designing a Standard Essential Patent (SEP) Program」 (2018) 53 les Nouvelles 202, 202-3.

[15] 同上

[16] David Cooper, Johanna Dwyer and Alexander Haimovich, 「Survey Of Mobile Cellular 5G Essentiality Rate」 [5G Study] (2021) 56(1) les Nouvelles 11, 16.

[17] Sisvel v. Haier, Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) Case No. KZR 36/17 (5 May 2020) para 86; Sisvel v. Wiko, Higher Regional Court Karlsruhe (Oberlandesgericht Karlsruhe) Case No. 6 U 103/19 (9 December 2020) para 293; Nokia v. Daimler, Munich District Court (Landgericht München) Case No. 2 O 34/19 (18 August 2020) paras 152-154.

[18] David Cooper, et al., 5G Study (n. 17) 11; David Cooper, 「Evaluating Standards Essential Patents In Mobile Cellular」 [4G Study] (2019) 54(4) les Nouvelles 274.

[19] See, Héctor Axel Contreras Alvarez, 「Estimating the value of patents: reliability of automated methods」 (2020) 55(3) les Nouvelles 206.

[20] TCL Comm』n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Case No. SACV 14-341 NS(DFMx) (C.D. Cal. 2017), vacated-in-part, reversed-in-part and remanded, TCL Communication Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 943 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2019); Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711(Pat), affirmed Unwired Planet v. Huawei [2018] EWCA Civ 2344, Unwired Planet v. Huawei [2020] UKSC 37.

[21] TCL Communication Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 943 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2019).

[22] TCL v. Ericsson (n. 21) 15, 25-26. See also, Gregory Sidak, 「Judge Selna’s Errors in TCL v. Ericsson Concerning Apportionment, Nondiscrimination, and Royalties Under the FRAND Contract」 (2019) 4 The Criterion Journal on Innovation 101, 162 et seq.

[23] TCL v. Ericsson (n. 21) 16-17, 43 (「Because the Court has found fatal flaws with certain steps in TCL’s top-down approach, it does not accept Dr. Leonard’s final numbers. However, the Court does find some value in the technical analysis」).

[24] 同上,18

[25] 同上,30. 有特色的是,執行TCL態勢研究的團隊進行必要性評估的成本是每個專利100美元,而一個完善的專利池Via Licensing則為每個專利花費10,000美元。

[26] 同上,33-34

[27] Sidak (n. 23) 127 (「Judge Selna calculated a FRAND royalty based on the top-down methodology using two different estimates of the number of Ericsson’s relevant U.S. SEP families—one advocated by Ericsson and the other advocated by TCL」).

[28] Unwired Planet v. Huawei (n. 21) para 345.

[29] 同上,段361

[30] 兩家法院在方法上的另一個重要區別是,在Unwired Planet案中,自上而下的方法僅被用作對法院的可比許可的交叉審查。這兩種不同方法的優點和缺點超出了本文的範圍,但Haris Tsilikas, 「Emerging Patterns in the Judicial Determination of FRAND Rates: Comparable Agreements and the Top-Down Approach for FRAND Royalties Determination」 (2020) 69(9) GRUR International 885.

[31] Unwired Planet v. Huawei (n. 21) para 362.

[32] 參見,例如, Stu Woo, 「In the Race to Dominate 5G, China Sprints Ahead」 (Wall Street Journal, 7 Sep. 2019) https://www.wsj.com/articles/in-the-race-to-dominate-5g-china-has-an edge-11567828888,2021年10月5日訪問; David Sacks, 「China’s Huawei Is Winning the 5G Race. Here’s What the United States Should Do To Respond」 (Council of Foreign Relations, 29 March 2021) https://www.cfr.org/blog/china-huawei-5g,2021年10月5日訪問; Nina Xiang, 「How China winning the race to install 5G will be good for the world」 (Nikkei Asia, 8 September 2020) https://asia.nikkei.com/Opinion/How-China-winning-the-race-to-install-5G-will-be-good-for-the-world, 2021年10月5日訪問; Shuli Ren, 「China’s 5G Riches Are a Blocked Number for Investors」 (Bloomberg, 12 February 2019) https://www.bloombergquint.com/global-economics/china-s-5g-winners are-out-of-reach-for-stock-investors,2021年10月5日訪問。

[33] Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. [2015] ECLI:EU:C:2015:477. The Huawei v. ZTE frame work has been further elaborated by European courts. See among many rulings, Sisvel v. Haier, Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) Case No. KZR 36/17 (5 May 2020) [Germany]; Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies (UK) Co Ltd [2020] UKSC 37 [United Kingdom].


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