文/北京高沃律師事務所 劉林東 覃岩岩

導語：

日趨激烈的科技競爭背景下，越來越多的企業注重產品技術及質量，加強了對專利技術的保護。各企業申請專利時，發明+實用新型」專利一案兩報已成常規操作，但重複申報、疏忽失權等一系列問題接踵而至。那麼，在專利申請過程中如何避免申請人（代理機構）疏忽導致權利的喪失呢？接下來，請跟著筆者的引導思考，解大家心中所惑。

一則因「一案兩報」誤操作導致的實用新型和發明雙雙失權事件

首先，我們先來介紹一則因發明+實用新型」專利一案兩報誤操作，導致疏忽失權的典型案例。在國家知識產權局原專利複審委員會作出的第34931號無效宣告審查決定以及北京智慧財產權法院作出的（2018）京 73 行初 3561 號專利行政訴訟中，涉及下面這樣的案例。

2011年8月4日，智科光光電（深圳)有限公司（下稱智科光公司）就某項技術向國家知識產權局同時申請了發明與實用新型兩項專利，實用新型專利於2012年05月09日被授權公告，發明專利於2016年05月11日被授權公告，兩項專利具有完全相同的權利要求書。在先獲得的實用新型專利因未在法定期限內繳納或繳足年費，於2013年8月4日終止。2017年08月03日，普聯技術有限公司（下稱普聯公司)針對上述發明專利提出無效請求，認為該發明與在先的實用新型屬於同樣的發明創造，已構成重複授權。原專利複審委經過審理，作出該發明專利權全部無效的決定。在後續的一審訴訟程序中，北京知產法院也維持了原專利複審委作出的宣告該發明專利權全部無效的決定。

在專利法明確規定允許專利一案兩報情況下，發明專利何以仍被宣告無效？

要探究上述問題，首先需要對專利法規定的禁止重複授權原則進行釋明。

2008年《專利法》第九條第一款明確規定了禁止重複授權原則¹，同樣的發明創造只能授予一項專利權，同時在該款中還以但書的形式規定了禁止重複授權的例外情形，即對同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的做法作為例外情形給予有條件的肯定，既充分保障了申請人的權利，使申請人在快速獲得實用新型專利授權的同時可能擁有發明專利更長的保護期限，也確保公眾的利益不受損害。

¹ 《專利法》第九條規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。

從專利法文義本身解釋，禁止重複授權原則旨在防止授予兩項以上其保護範圍存在重疊的專利權。即，同樣的發明創造，不能被兩次授予專利權，因此其採用專利唯一性標準，而非有效專利權唯一標準。專利法對於該種例外規定了必要的限制條件，只有當先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，才可以授予發明專利權。也就是說，在先獲得的實用新型專利權尚未終止是放棄已經授予的實用新型專利權的前提條件之一。在上述案例中，在涉案發明專利授權日 2016 年5月11日之前，在先獲得授權的實用新型專利權已經於2013年8月4日終止，其實際已進入公有領域，可供公眾自由實施應用，如果智科光公司後來就此發明創造又獲得發明專利權，對公眾來說是有失公平的，這是專利法第九條所不允許的。由此可見，該專利並不符合以放棄實用新型專利權的方式避免重複授權的條件，該專利並不屬於專利法第九條規定的例外情形。因此，由於屬於同樣的發明創造的實用新型在本專利授權公告日之前獲得專利權，因而本專利不能被再次授予專利權。

如何正確操作專利一案兩報？

上述案例中，我們不難發現其中出現的嚴重的問題，即同一申請人同日就同樣的發明創造提出兩件專利申請，但最終卻因申請人疏忽導致權利喪失。那麼，在實務中，我們該如何規避這種風險呢？《專利審查指南》對於專利申請和專利無效過程中，相同申請人同日申請同樣發明創造，不同申請人同日申請同樣發明創造等各種情形規定了實施細則辦法，其中，

為使大家在申請專利的道路上更為順暢，避免誤操作，筆者建議：

第一，發明創造要及時向國家知識產權局提出專利申請，保證發明和實用新型專利同日申請。原因在於，如果申請日不同，申請在先的專利已構成現有技術或者屬於任何單位或者個人申請在先公開在後的專利，不符合專利法第二十二條和二十三條的規定。

第二，專利申請應當合理撰寫權利要求，確保權利要求的清楚、準確，並預留修改餘地。

第三，建立同樣的發明創造的關聯申請文檔，申請人對國家知識產權局發出的針對關聯申請的通知應當提高敏感性，及時作出相應的調整。對於同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的，在先獲得的實用新型專利權尚未終止，並且申請人在申請時分別做出說明的，可以通過修改發明專利申請，避免重複授權；或者通過放棄實用新型專利權避免重複授權。

第四，對於同日申請的發明專利和實用新型專利，在實用新型專利已經獲得授權而發明專利未授權的情形下，要想獲得發明專利授權，則維持實用新型專利有效是必不可少的條件。

最後，建議有條件的申請人請專業的代理機構代理申請，畢竟專業的人做專業的事，在保障權益的同時為後續可能的問題和糾紛做足充分的準備。如此，避免或減少上文提到的在專利申請過程中可能出現的問題便可迎刃而解，進而有利於授權專利的穩定性，最終有利於保護專利權人的發明創造。

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來源 | 北京高沃智慧財產權（ID: gaowoip-com)

編輯 | 北京高沃智慧財產權（ID: gaowoip-com)

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