受與蘋果和解的影響，「專利流氓」Uniloc起訴摩托羅拉等公司被美國聯邦巡迴上訴法院駁回。
作者 | 又青
地方法院以缺乏管轄權駁回
美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）當地時間11月4日確認了地區法院的一項裁決，Uniloc缺乏起訴摩托羅拉和Blackboard專利侵權的資格，原因與Uniloc此前與蘋果的訴訟案有關。
Uniloc在針對摩托羅拉和Blackboard的單獨上訴中辯稱，美國德拉瓦州地方法院因缺乏訴訟資格而駁回訴訟是錯誤的，因為「即使它向Fortress授予了許可證和再許可權，地區法院的裁決也與」之前聯邦巡迴法院的裁決不一致。Unilocs和Uniloc 2017已與Fortress就Fortress向Unilocs提供的貸款簽訂了收入分享和票據和認股權證購買協議（RSA）。
RSA顯示：「（Unilocs）將授予（Fortress）...與專利相關的非排他性、免版稅許可（包括授予分許可的權利），該許可應由專利許可協議證明並反映在專利許可協議中...只能在違約事件後使用此類許可。」
由於Unilocs未能「履行或遵守第六條中包含的契約或協議」，包括在截至2017年3月的四個季度中收到2000萬美元的貨幣化目標，CAFC表示「這似乎構成違約事件，導致Fortress獲得有效許可。」
2017年11月，Unilocs起訴摩托羅拉侵犯美國專利第6161134號，這是許可協議的一部分，但因缺乏訴訟資格而未被受理。然後，在2020年12月，摩托羅拉提示法院注意Uniloc訴蘋果案的判決，其中「法院認定Uniloc缺乏訴訟資格，因為主張的專利已被許可給Fortress，而Fortress有權將主張的專利再許可給被指控的侵權人。」
地方法院最終以缺乏管轄權為由駁回了摩托羅拉案，沒有提及蘋果案。相反，法院表示，Unilocs「至少發生了一次足以觸發Fortress獲得許可證的違約事件，並且該違約事件既沒有得到糾正，也沒有被取消。」它依賴於涉及獨家被許可人而不是專利所有者的判例法，並認為Unilocs缺乏地位「因為Fortress有權將所主張的專利再許可給被指控的侵權人，因此Unilocs缺乏排他權有必要授予地位。」
Uniloc起訴Blackboard侵犯美國專利第6324578號和第7069293號的事實相同，地區法院同樣以缺乏訴訟資格為由駁回了訴訟，表明摩托羅拉的判決導致了附帶禁反言原則。
CAFC：仍適用禁反言原則
在討論中，CAFC首先承認Uniloc的論點，即雖然它已向Fortress授予許可和再許可權，它仍然具有「相當大的效力」。CAFC解釋說：「專利所有人和被許可人不具有相同的專利權，專利所有人可以說並不是因為他們授予了許可證而缺乏地位，許可證賦予了另一方將專利再許可給被指控侵權人的權利。」
然而，CAFC不需要解決這個問題，因為它確定Uniloc因Apple的決定而被附帶禁反言原則。雖然Uniloc已對Apple的決定提出上訴，但在2021年6月22日，Uniloc和Apple共同採取行動，自願駁回上訴，並沒有要求CAFC撤銷下級法院的判決或發回撤銷案件。
最終，「蘋果案例處理並決定了與本文提出的完全相同的問題；這些問題實際上已被提起訴訟；這些問題是由有效的最終判決確定的；並且所有三個問題的確定對於先前的判斷至關重要，」CAFC表示，因此規定應適用附帶禁反言原則。
意見補充道，雖然法院有一定的自由裁量權，在主張擔保物禁反言原則的一方不是原訴訟的一方的情況下，不適用擔保物禁止反悔，但這種自由裁量是狹隘的，並不是無限的。
據悉，今年2月9日（當地時間），蘋果公司與其經常在法庭上的「老對手」Uniloc 公司實施了一次不同尋常的「合作」，雙方共同勸說美國上訴法院暫時對 Uniloc 的專利許可條款保密。上訴法院在接到這個「共同建議」後，將上述案件發回給地區法官予以第二次重新審查。
美國聯邦巡迴法院此前確認了這起案件的判決存在瑕疵，但上訴法院法官也明確表示，需要重新考慮有關 Uniloc 與第三方（蘋果公司）專利許可的信息，包括他們的條款、被許可人的姓名和他們支付的金額是否應該保密。
在其他論點中，Uniloc表示不應該適用附帶禁反言原則，因為考慮到提供的和解機會，它缺乏對蘋果提起訴訟的動力。但CAFC表示，常設問題是上訴的核心，Uniloc應該預見到這一點。Uniloc還試圖辯稱，地區法院的判決完全不正確，因此不應適用附帶禁反言原則，但CAFC表示這不是否認附帶禁反言原則的適當依據。
此案並非為排他性許可問題
負責本案的Lourie法官重申，「Uniloc在授予許可後仍然有權起訴未經許可的侵權者」，他說大多數人在其意見中低估了這一點。
Lourie寫道：「地區法院錯誤地將這個問題視為確定什麼是排他性許可的問題，引用了排他性被許可人是否有資格在不加入專利所有者的情況下起訴的案例。我們面前的情況不是這樣的……授予非排他性的許可，並有權再許可，就像這裡一樣，授予被許可人再許可他人的權利。但是專利權人仍有權起訴未經許可的侵權人。」
然而，Lourie同意大多數人的觀點，即Uniloc仍然因禁反言原則而失去了上訴權。
在關於Uniloc起訴Google侵犯多項專利的第二項相關決定中，CAFC認為，2018年5月3日的終止協議終止了Uniloc與Fortress之間的許可協議，因此Fortress沒有能力在對谷歌提起訴訟時對有爭議的專利進行再許可。與在2018年5月3日（即終止協議簽署之日）之前提起的針對摩托羅拉和Blackboard的案件不同，針對谷歌的訴訟是在2018年11月和12月提起的。因此，CAFC最終推翻並發回了地方法院的判決符合其對相關合同的解釋的訴訟程序。
據了解，Uniloc是一家來自澳大利亞的計算機軟體公司，成立於1992年，曾專注於計算機安全和版權保護軟體的研發與生產。但從Uniloc近年來的市場表現看，外界認為它已經從一家軟體公司演變成了專利運營機構，即通過專利的許可、授權以及訴訟來獲得相應的收入。Uniloc將經營地和運營地選擇在美國和盧森堡，這種「根據地」變化，也從另一面證實著上述判斷。
也有觀點認為，還不能把Uniloc與一般的NPE（nor-practicingentit，通常稱非實施主體，也被稱為專利流氓）相提並論，因為Uniloc是從研發公司脫胎轉型而成的專利運營機構，本身擁有強大的研發能力。
成立以來，美國的大科技公司幾乎都被其起訴過，包括谷歌、亞馬遜、微軟、索尼、蘋果、動視暴雪、奈飛......近年來，亞洲科技公司也成為其訴訟的對象，包括三星、華為、騰訊等......
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資料來源：
CAFC Delivers Win and Loss for Uniloc in Separate Precedential Rulings on Standing
Google must face Uniloc patent lawsuits again - appeals court
蘋果與專利「敵人」Uniloc 達成罕見一致，合作應對專利泄露風險 鳳凰科技
註：
禁反言原則是普通法上的一項重要的法律原則。若一當事人因另一當事人之陳述產生依賴，則另一當事人不得否定其先前的陳述。指合同的一方既然已經放棄其在合同中可以主張的某種權利，則不得再向他方主張這種權利。
（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）