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「本文筆者根據專利案件覆審處理的經驗，重點討論發明專利案件被駁回時，針對專利創造性的幾種情況。」
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：塗年影 深圳精英創新智慧財產權代理有限公司
專利是推動創新驅動發展的重要支撐，培育高價值專利推動高質量發展是深入實施創新驅動發展戰略和推動高質量發展的客觀要求。
2018年國家知識產權局啟動實施專利質量提升工程，明確要求嚴把專利審查授權關和大力培育高價值核心專利，尤其是對發明專利而言，審查更加嚴格，每年均有大量發明專利被駁回。根據國知局發布的2021智慧財產權統計年報顯示，全年在國內共申請發明專利142.7萬餘件，授權量為58.5萬件，授權率僅為41%，也就意味著每年約有80萬件發明專利被駁回。
絕大部分申請人以為，發明專利提交申請後授權或被駁回則表明專利申請流程結束，一旦被駁回則意味著專利申請失敗。國知局發布的2021智慧財產權統計年報顯示，2021年受理專利覆審請求7.6萬件，結案5.4萬件，覆審程序的結案周期平均為16.4個月，被駁回後選擇進行覆審的申請人不到10%。
其實，在發明被駁回後，仍然能夠通過覆審來進行補救，甚至在覆審程序作出維持駁回意見後，還能夠通過法律訴訟途徑進行補救。2021智慧財產權統計年報中還提到，進行覆審的案件中，覆審成功並撤銷駁回的專利為47.2%，也即提交專利覆審請求後，有將近一半的概率是能夠覆審成功的。
而覆審與專利案件的實質審查也存在諸多區別，區別點見下表：
由於覆審過程中由多名審查員組成合議組進行審理，且審查人員並非實質審查過程中的審查員，因此觀點正確能夠很大概率被覆審合議組認可。筆者根據專利案件覆審處理的經驗，重點討論發明專利案件被駁回時，針對專利創造性的以下幾種情況，建議發明人勿輕易放棄，若選擇提出覆審請求，則能夠具有較大概率覆審成功。
（一）審查員對技術方案及對比文件的理解是否存在偏差
筆者在處理覆審案件過程中，曾經出現審查員對技術方案理解上存在偏差的情況。在原案件的應用場景、具體結構、實現方法與對比文件之間存在差別的情況下，審查員依然選擇引用存在差別的對比文件對原案件進行創造性評判，從而得出不正確的結論並對專利案件進行駁回。
例如，某案件實質審查過程中，審查員認為原案件中的「以銅箔作為基材的石墨烯層改性的銅箔」類似於對比文件中的「採用高分子基導電複合材料作為基材的材料」；而實際情況則是對比文件中的「高分子導電功能層」相當於「石墨烯」、對比文件中的「高分子導電功能層或高分子基複合功能層」僅相當原案件中的「石墨烯基雙面導電膠帶」，原案件的「以銅箔作為基材的石墨烯層改性的銅箔」在對比文件中並不存在類似結構，足以證明審查員對於案件的理解上存在偏差，後續針對這一理解內容進行答辯，觀點被覆審委員會接受並最終使案件授權。
若出現因審查員對方案理解存在偏差導致案件被駁回，在後續駁回答覆過程中將對方案的正確理解及相關理由進行闡明，則能夠很大概率得到覆審合議組的支持。
（二）對權利要求書中的技術特徵，審查員是否均找到相關文件進行引證
若權利要求書中，特別是權利要求1中，審查員認為技術特徵為「本領域常規技術人員能夠輕易得出」、「本領域的慣用技術手段」；但在對比文件中並未公開相應技術特徵，且對比文件中也並不存在足以使本領域技術人員對相關技術特徵「產生聯想」的技術啟示，則通常是審查員找不到合適的文件對技術特徵不具有創造性進行引證，審查員在沒有引證文件的支撐下主觀認定技術特徵不具有創造性，而審查員所得出的不具有創造性的結論通常是缺乏事實和理論依據。
在後續駁回答覆過程中針對審查員無發找到引證文件證明為現有技術的技術特徵，可加強對相關技術特徵具有創新性的說明，通過擺事實講道理證明相關技術特徵不是現有技術，從而推翻審查員原本所認定的結論。
（三）說明書中是否仍然具有未添加至權利要求書的「具有新創性」的技術特徵
在進行實質審查答覆過程中，說明書中仍然可能遺漏對部分重點內容的分析；案件被駁回後，進行分析發現說明書中仍然有能夠體現方案創造性的技術特徵並未在權利要求書中體現，則可將具有新創性的技術特徵補充至權利要求1中，並針對性地陳述方案具有創造性的理由。新補充至權利要求1中的技術特徵創造性較強，且理由陳述得當，則很大概率能夠得到覆審合議組的認可。
例如，某案件實質審查程序中，原答覆人員補充至權利要求1的技術特徵「自動為當前添加的主功能步驟加載與所述在先添加的主功能步驟一致的並行功能步驟」，審查員評價其缺乏新創新；覆審程序中發現除了添加與主功能步驟一致的並行功能步驟，主功能步驟還同時繼承了並行功能步驟的排序特點，且這一「繼承排序特點」的技術方法在對比文件中均未公開，筆者在覆審答覆過程中從原案件說明書中補充「並繼承在先添加的主功能步驟的並行功能步驟的排序特點」這一具有創造性的技術特徵後，進行針對性論述並得到覆審合議組的認可，案件最終得以授權。
（四）對比文件之間是否具有較強的結合性
若實質審查中審查員引用了多篇對比文件，通過多篇對比文件的技術特徵結合來評述原案件不具有創造性，則在案件覆審過程中，還可著重分析對比文件之間是否具有較強的結合性。若兩份對比文件之間技術領域、應用場景、所解決的技術問題存在差別，則本領域技術人員根本無從將兩份對比文件的技術進行結合，從而在進行創造性評價時，得出與審查意見相反的結論。
例如，在某案件的實質審查階段，審查員認為對比文件1能夠與對比文件2進行結合，然而筆者對兩份對比文件進行分析後發現，對比文件1中的技術方法是為了斷開網絡後提取移動終端信息，是用於解決移動警務領域提取移動終端信息的問題；對比文件2中技術方法是為了實現一對多的信息交互，其方法用於即時通信過程中的信息收發。則對比文件1在網絡斷開情況下是無法將對比文件2中需要網絡連接進行即時通信的技術方法，結合至對比文件1的，經過分析可知對比文件2與對比文件1的結合性較弱。筆者在覆審程序針對對比文件的結合提出質疑並充分闡述理由，最終得到覆審合議組的認可，案件也順利授權。
是否出現以上幾種情況，需要對駁回通知書、原申請文件及對比文件進行細緻的對比分析從而判斷是否對案件進行覆審；在專利被駁回時，申請人通常很難精準判斷案件是否適合覆審以及覆審成功的概率；當然，若粗略判斷後，認為案件被駁回時疑似出現類似上述的情況，則可進一步委託專業代理機構進行案件分析，並基於專利代理機構提供的建議以及被駁回專利對於申請人的重要性，選擇是否對案件進行覆審。與此同時，覆審必須在收到駁回通知書3個月內進行，若超出期限則很難合理使用覆審權利。
（原標題：專利駁回勿放棄，爭取覆審有機會）
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：塗年影 深圳精英創新智慧財產權代理有限公司
編輯：IPRdaily趙甄 校對：IPRdaily縱橫君